Wcześniejsze oznaczenie niedużej firmy a późniejsza rejestracja znaku towarowego (art. 160 pwp)

Stary temat, który czasem wraca: czy w sporze między konkurentami można skutecznie zarejestrować słowny znak towarowy identyczny z oznaczeniem stosowanym wcześniej przez innego przedsiębiorcę — licząc na to, że w ten sposób zmusi się ją do zmiany nazwy firmy lub towaru?
Odpowiedzi poszukajmy w wyroku SN z 16 marca 2016 r. (IV CSK 287/15) oraz art. 160 prawa własności przemysłowej.


wcześniejsze oznaczenie firmy późniejsza rejestracja znaku towarowego

Późniejsza rejestracja znaku towarowego słownego nie zablokuje możliwości dalszego używania oznaczenia przez lokalnego przedsiębiorcę prowadzącego działalność w niewielkim rozmiarze (fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)


wyrok Sądu Najwyższego z 16 marca 2016 r. (IV CSK 287/15)
Oceny lokalnego charakteru działalności gospodarczej i jej niewielkiego rozmiaru (art. 160 ust. 1 pwp) należy dokonywać na podstawie okoliczności sprawy, uwzględniając w szczególności rodzaj działalności, sposób korzystania z oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby oraz zakres jego używania i oddziaływania na klientelę.

Wspólnicy spółki cywilnej (praktyka lekarska i usługi kosmetyczne) wystąpili o nakazanie używania w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek polu eksploatacji nazwy, która stanowiła znak towarowy zarejestrowany na ich rzecz. Pozwana przez jakiś czas była pracownicą spółki, zaś po odejściu z pracy założyła trzy zakłady fryzjerskie, które oznaczała znakiem towarowym podobnym do używanego przez powodów (w tym znakiem słownym, który spółka zarejestrowała już po powstaniu konfliktu).

Powództwo zostało oddalone: znaki towarowe nie są ani identyczne ani podobne, o czym przesądziło m.in. to, że zbieżny element słowny (niestety zanonimizowany — zostały tylko literki „s.e.”) nie ma wystarczającej siły odróżniającej by przyjąć, iż jego podobieństwo może wywoływać konfuzję (różnice obejmowały m.in. frazę „zdrowie, uroda, piękno” u powoda vs. nazwisko pozwanej). Natomiast znak słowny (znów owo „s.e.”) używany był przez konkurentkę w dobrej wierze i dla oznaczenia prowadzonej lokalnej działalności w niewielkim rozmiarze, zatem niezależnie od tego, że wspólnicy s.c. uzyskali ochronę dla takiego znaku słownego, może ona nadal prowadzić biznes w oparciu o tę frazę.

art. 160 ust. 1 prawa własności przemysłowej
Osoba, która, prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze, używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby, ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie.

Rozpatrując skargę kasacyjną SN potwierdził, że w odniesieniu do znaku słowno-graficznego „nie można go uznać za identyczny z oznaczeniem używanym przez pozwaną tylko na podstawie zbieżności elementu słownego, choćby element ten był najsilniej wyróżniający”. Jeśli chodzi natomiast o badanie podobieństwa znaków to uwzględniać należy wszystkie elementy znaków w płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, a wszystko to pod kątem najsilniej oddziałującego elementu (przy czym podobieństwo musi prowadzić do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd klientów).

Skoro zatem pozwana użyła „wspólnego” członu znaku towarowego — ale opakowała go w inny przekaz wizualny — to niezależnie od tego, że słowa „s.e.” dominują w oznaczeniu, fakt ten nie przesądza o podobieństwie znaków.

W odniesieniu natomiast do zarzutu naruszenia znaku słownego („s.e.”), SN wskazał, że pozwana posługuje się oznaczeniem identycznym aczkolwiek skoro znak towarowy został zarejestrowany już po podjęciu przez nią działalności gospodarczej, zaś działalność ma niewielki i lokalny zasięg — działanie takie jest uprawnione na podstawie art. 160 ust. 1 pwp. Uprawniony do znaku musi tolerować (znosić) tego rodzaju korzystanie ze znaku przez przedsiębiorcę, który już wcześniej prowadził działalność z użyciem określonej frazy.

Pozwana prowadziła trzy zakłady kosmetyczno-fryzjerskie w jednej miejscowości, strona powodowa nie wykazała działania w złej wierze, niewielkich rozmiarów przedsięwzięcie nie rozrosło się po rejestracji znaku towarowego — zatem roszczenie podlegało oddaleniu.

  • horst U.

    Co do zasady zgoda, ale mam wątpliwość czy aby przy tej sprawie wystąpiło działanie w dobrej wierze – przecież pozwana była przez jakiś czas pracownicą powodów i przechodząc „na swoje” świadomie wykorzystała logo byłego pracodawcy, tworząc podobne (choć oczywiście nie było jeszcze wtedy zastrzeżone).

  • Myślę, że skoro sąd przyjął, że owo „s.e.” pozbawione było zdolności odróżniającej, to nawet sięgnięcie po ów (niezarejestrowany przecież) znak nie było działaniem w złej wierze.

    Zresztą mogło być tak, że powodowie po prostu nie wykazali braku dobrej wiary (por. domniemanie bona fide, art. 7 kc) — aczkolwiek pewnie nie mielibyśmy aż takich wątpliwości gdybyśmy wiedzieli cóż kryje się za owym „s.e.”…