A skoro kilka dni temu było o tym, że renoma znaku towarowego McDonald’s wyklucza rejestrację innego znaku z przedrostkiem „Mac” lub „Mc” dla produktów żywnościowych, to dziś warto zapoznać się z dość interesującym wyrokiem SN, który ułatwia zrozumienie czym właściwie jest renomowany znak towarowy — i jakie są konsekwencje uznania renomy danego oznaczenia.
wyrok Sądu Najwyższego z 16 października 2014 r. (III CSK 275/13)
Ocena, czy znak towarowy jest znakiem renomowanym w rozumieniu art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp, powinna uwzględniać także renomę przedsiębiorcy, którego firma obejmuje ten znak.
Biuro podróży Wygoda Travel sp. z o.o. pozwała spółkę prowadzącą sieć sklepów sportowych Ski Team o ustalenie, iż używania przez nią znaku słowno-graficznego Wygoda Travel Ski Team „nie narusza, ze względu na podobieństwo, prawa ochronnego przysługującego pozwanej w następstwie rejestracji znaku słowno-graficznego praw do znaku towarowego Ski Team (mimo anonimizacji — o znaku pozwanego napisano, że ma on „postać napisanego kursywą w kolorze morskiej zieleni zestawienia słów „s.” oraz „t.”, przy czym słowo „s.” napisane jest kapitalikami, a słowo „t.” – małymi literami” — udało mi się ustalić meritum sprawy, ufff…).
Sąd prawomocnie uwzględnił roszczenie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 26 lutego 2013 r., sygn. akt I ACa 1397/12) uznając, że znaki towarowe są różne i nie istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorcy w błąd. Przedsiębiorcy stosują różną kolorystykę, liternictwo, powód w znaku zawarł oznaczenie firmy („Wygoda Travel”) i dorysował płatek śniegu — zatem zestawienie tych samych słów Ski Team nie przesądza o podobieństwie oznaczeń. Co więcej powód i pozwany nie konkurują ze sobą na tym samym rynku (pracują w różnych branżach).
Łącznie oznacza to, że używanie przez biuro podróży znaku towarowego z frazą Ski Team nie narusza praw spółki Ski Team sp. z o.o. do jej znaków towarowych.
art. 296 ust. 2 prawa własności przemysłowej
Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym: (…)
2) znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym;
3) znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.
Rozpoznając skargę kasacyjną Sąd Najwyższy ocenił, że na spór należy jednak patrzeć pod nieco innym kątem:
- naruszenia praw do identycznego lub podobnego znaku towarowego — w odniesieniu do identycznych lub podobnych towarów lub usług, o ile istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd klientów;
- naruszenia praw do renomowanego znaku towarowego — gdzie niezależnie od podobieństwa znaków używanie znaku podobnego przyniosłoby naruszającemu bezzasadną korzyść bądź też szkodzić renomie lub możliwości odróżnienia znaku „pierwszego”.
Sama renoma znaku towarowego może być rozumiana na dwa sposoby:
- poprzez uwzględnienie znajomości znaku na rynku — tu liczy się m.in. market share, okres używania znaku, zasięg geograficzny, nakłady na poniesione na promocję znaku towarowego, postrzegania jakości i cech towarów (bezwzględna metoda oceny);
- poprzez atrakcyjność znaku — gdzie pod uwagę bierze się wartość reklamową, zdolność do zwiększania rynku zbytu na rzeczy oznaczone takim znakiem, ustaloną wśród konsumentów bardzo dobrą opinię o cechach towarów (metoda względna).
W każdym jednak przypadku renomowany znak towarowy to taki, który posiada dużą reputację i cieszący się dobrą opinią — zaś ochrona takiego znaku wykracza poza aspekt podobieństwa znaku „kolidującego” ze znakiem renomowanym (skoro znak renomowany to prestiż, to ów prestiż nie może rozciągać się na inne towary bez zgody uprawnionego) — stanowiąc przez to potwierdzenie jakości produktu.
W ocenie SN prowadzi to wprost do konkluzji, że nie można podzielić ustaleń sądu II instancji, iżby znak towarowy Ski Team nie mógł być uznany za znak renomowany — albowiem posiada on „istotną, obiektywną wagę w obrocie, jak również stanowić może obiekt silnych, pozytywnych przekonań odbiorców”, a nadto przemawia za tym pozycja rynkowa jednego z czołowych przedsiębiorców działających w branży narciarskiej oraz intensywne działania reklamowe.
Nie stoi natomiast na przeszkodzie uznaniu renomy znaku towarowego Ski Team podobieństwo do firmy pod jaką działa powód — choćby dlatego, że firma nie należy do składników przedsiębiorstwa (art. 55(1) kc) i jest niezbywalna (art. 43(9) par. 1 kc) — zatem rozpoznawalność znaku powstała równolegle do rozszerzania działalności przez spółkę.
Oznacza to, że oba znaki towarowe są do siebie podobne, zarówno fonetycznie, słownie (ta sama fraza „ski team”), graficznie jak istoty przekazu, przez co mogą być ze sobą mylone lub utożsamiane z jednym przedsiębiorcą, co rodzi ryzyko „zapożyczania” renomy ze znaku renomowanego.
Z punktu widzenia strony powodowej oznacza to, że żądanie ustalenia, iż znak towarowy „Wygoda Travel Ski Team” nie narusza praw do znaku „Ski Team” spełzło na niczym — właśnie ze względu na uznanie tego drugiego za renomowany znak towarowy — natomiast nie wiem jakie były dalsze konsekwencje sporu (a także jego źródło, bo przyznam, że zastosowanie art. 189 kpc w takim sporze też nie jest chyba codziennością.