Generalnie nie ma przeszkód dla stosowania dla nazwy rodzajowej towarów jako (słowno-graficznego) znaku towarowego. Czy to jednak oznacza, że po uzyskaniu prawa ochronnego taka nazwa rodzajowa „wpisana” w znak towarowy uprawnia przedsiębiorcę do zakazywania innym przedsiębiorcom używania tego samego określenia w nazwach swoich produktów i usług? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 stycznia 2016 r., sygn akt I ACa 584/15).
Wydawca serwisu internetowego poświęconego Giełdzie Papierów Wartościowych zarzucił Polskiej Agencji Prasowej bezprawne i mylące oznaczanie publikowanych informacji poświęconych rynkowi giełdowemu i obligacji znakiem towarowym, do którego prawa przysługują spółce, przez co czytelnicy mogą mieć przekonanie, że pochodzą one z popularnego serwisu.
Żądanie obejmowało m.in. zaniechania naruszania prawa ochronnego na znak towarowy dla oznaczania publikowanych treści, usunięcie znaku towarowego z serwisu, usunięcie wszystkich dotyczących giełdy materiałów archiwalnych z portalu oraz 100 tys. złotych odszkodowania za bezpodstawnie uzyskane korzyści wynikające z posługiwania się cudzym znakiem towarowym.
(Okruszki pozostawione w uzasadnieniu — data uzyskania ochrony dla znaku, data rejestracji domeny internetowej — pozwalają mi przypuszczać, że chodziło o znak towarowy słowno-graficzny STOCKWATCH.)
Zdaniem PAP powództwo było bezzasadne: informacje są oznaczane spornym znakiem od 2008 r., jednak wyłącznie jako nazwa pewnej kategorii depesz poświęconych GWP. Sporna fraza należy do domeny publicznej, albowiem jest popularną nazwą — stosowaną przez media zagraniczne — dla depeszy dotyczących finansów. Takie oznaczenie publikowanych treści nie mogło nikogo wprowadzić w błąd co do źródła informacji, zwłaszcza, że pojawiało się wyłącznie w anglojęzycznej wersji portalu.
art. 156 ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776)
1. Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania w obrocie przez inne osoby:
1) ich adresów oraz nazwisk albo nazw lub innych oznaczeń indywidualizujących danego przedsiębiorcę lub jego przedsiębiorstwo;
2) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności;
3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi;
4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeżeli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy.
2. Używanie oznaczeń wskazanych w ust. 1 jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach.
Sąd prawomocnie oddalił powództwo: niezależnie od uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy w 2012 r., uprawniony nie może zakazać używania w obrocie oznaczeń wskazujących m.in. na cechy i charakterystykę towarów (art. 156 ust. 1 pkt 2 pwp).
Skoro zatem fraza STOCK WATCH jest powszechnie stosowana jako oznaczenie pewnego rodzaju informacji — a PAP używa go już od 2008 r., czyli nawet przed powołaniem powodowej spółki — zaś rejestracja znaku słowno-graficznego nie powoduje wyłączenia danego wyrażenia z domeny publicznej — to ochrona przysługująca powódce ze względu na uzyskanie rejestracji nazwy rodzajowej jest słabsza. Uzyskanie rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego dla „generycznej” nazwy jakiegoś towaru lub usługi nie oznacza, że inni przedsiębiorcy nie mogą używać tej nazwy dla oznaczania swoich produktów.
Co więcej Polska Agencja Prasowa nie korzysta z elementów graficznych znaku towarowego, fraza STOCK WATCH jest opakowana w całkowicie inną warstwę graficzną, przeto przeciętnie zorientowany odbiorca na pewno nie będzie miał skojarzeń wyłącznie z serwisem powódki. Nie ma też racji strona powodowa, że zarejestrowany znak towarowy jest znakiem renomowanym — nie ma więc zastosowania przepis o roszczeniach wynikających z naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy renomowany (art. 296 ust. 2 pkt 3 pwp).
Q.E.D.