Czy można zacząć produkować i sprzedawać towary pod nazwą jakoś tam kojarzącą się z inną — znaną, uznaną i popularną — marką? Czy jednak takie podobieństwo znaków towarowych naraża producenta na ewentualną odpowiedzialność? A może ryzyko wyklucza zarejestrowanie znaku towarowego? Na takie to pytania poszukamy odpowiedzi w kolejnym wiosennym — bo rowerowym — wpisie (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30 listopada 2020 r., VII AGa 2091/18).
Sprawa dotyczyła naruszenia przysługujących amerykańskiemu producentowi rowerów Trek praw do zastrzeżonego znaku towarowego — poprzez produkowanie i wprowadzanie do obrotu rowerów pod nazwą Mountrek.
art. 153 ust. 1 ustawy prawo własności przemysłowej
Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Zdaniem firmy Trek używanie nazwy Mountrek, kojarzącej się z renomowaną i rozpoznawalną na całym świecie marką, mogło wprowadzić w błąd konsumentów — zatem stanowiło nie tylko naruszenie praw do znaku towarowego, ale i czyn nieuczciwej konkurencji — zatem do sądu trafił pozew, w którym zażądano m.in. zakazu sprzedaży i reklamy rowerów Mountrek, a także zniszczenia wszystkich towarów oznaczonych takim napisem.
art. 154 ustawy prawo własności przemysłowej
Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:
1) umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
2) umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
3) posługiwaniu się nim w celu reklamy.
W ocenie strony pozwanej roszczenia były o tyle bezzasadne, że słowo „trek” ma charakter opisowy, zatem zastrzeżenie takiego znaku było niedopuszczalne. Powołano się także na własne prawo ochronne — wszakże znak Mountrek został przez Urząd Patentowy RP zarejestrowany, a przecież nie można zakazać uprawnionemu posługiwania się jego własnym znakiem towarowym (fakty nie kłamią — jest w UPRP zarejestrowany słowny znak towarowy MOUNTREK, nr prawa wyłącznego R.281366), co wyklucza wszelkie roszczenia oparte o podobieństwo znaków towarowych.
art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo własności przemysłowej
Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem, może zakazać innej osobie bezprawnego używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:
2) lub podobnego do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz tego uprawnionego;
Sąd przypomniał, że podstawową funkcją znaku towarowego jest umożliwienie konsumentowi odróżnienia pochodzenia towaru lub usługi — istotą prawa wyłącznego jest umożliwienie ochrony szczególnych interesów uprawnionego w zakresie komunikacji. Po uzyskaniu prawa ochronnego uprawnionemu przysługuje wyłączne prawo używania znaku towarowego w zakresie oznaczania towarów i reklamy. Właścicielowi „wcześniejszego” znaku towarowego przysługują roszczenia ochronne m.in. przed używaniem w obrocie znaku podobnego do oznaczania towarów identycznych lub podobnych, jeśli istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd odbiorców. Identyczność lub podobieństwo znaków rozpatruje się całościowo, na poziomie zgodności wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej — ryzyko wprowadzenia w błąd jest tym większe, im silniejszy (bardziej rozpoznawalny na rynku) jest znak towarowy. Podobieństwo znaków towarowych uprawnia przedsiębiorcę do wystąpienia z żądaniem zakazania dalszego oznaczania produktów nazwą, która może wprowadzić w błąd klientów.
art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.
Nazwa „Trek” jest bardzo znana i kojarzy się z wyprawą („w języku angielskim słowo to oznacza długą wędrówkę, raczej pieszą niż rowerową”), nie można jednak powiedzieć, iżby miała charakter opisowy lub stanowiła generyczne określenie towaru. Popularność i długotrwałe, intensywne używanie na znacznym terytorium, a także liczne działania marketingowe i sponsoringowe (w uzasadnieniu orzeczenia sąd poświęcił sporo miejsca m.in. Lance Armstrongowi) pozwoliły marce uzyskać znaczną wtórną zdolność odróżniającą. Natomiast strona pozwana produkuje towary identyczne (czyli rowery), napisy na ramie i oponach są rozdzielone na dwa elementy „moun” i „trek”, przy czym graficznie wyodrębniony jest ten drugi, także w wymowie ten drugi element dominuje — co oznacza, że zachodzi podobieństwo fonetyczne i wizualne znaków towarowych (ba, w swoim sklepie internetowym sprzedaje także rowery Trek, co jeszcze bardziej zwiększa ryzyko konfuzji konsumentów).
Stwierdzając, iż takie działanie nie tylko naruszenia praw do znaku towarowego, ale też stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na ryzyku wprowadzeniu w błąd konsumentów (art. 10 ust. 1 uznk), sąd prawomocnie nałożył na producenta rowerów Mountrek zakaz sprzedaży rowerów i akcesoriów rowerowych pod tą marką (niezależnie od sposobu jej zapisania), a także nakazał wycofanie towaru z wszystkich sklepów oraz zniszczenie wszystkich materiałów reklamowo-promocyjnych oraz publikację stosownego oświadczenia.
Komentarz nieco odczapny: Trek niestety kojarzy mi się także z niszczeniem swoich (przejętych) marek; były rowery LeMond, Klein, Bontrager, Gary Fisher i właściwie nie ma po nich już śladu (napisawszy to znalazłem… rowery LeMond). I to jest naprawdę wielka szkoda.
(fot. Olgierd Rudak, CC-BY-SA 3.0)