A teraz coś z nieco innej beczki, czyli klika zdań o tym, że skoro znak słowno-graficzny składa się także z warstwy słownej, to taki sposób uwypuklenia owego słowa, który skutkuje nadmiernym podobieństwem do już zarejestrowanego znaku słownego, może wprowadzać odbiorców w błąd — co uzasadnia odmowę zarejestrowania nowego znaku towarowego (wyrok Sądu UE z 10 listopada 2021 r. w/s AC Milan/EUIPO vs. InterES, T-353/20).
Sprawa zaczęła się od złożonego w EUIPO przez klub sportowy Associazione Calcio Milan SpA wniosku o rejestrację słowno-graficznego znaku towarowego „AC MILAN” — odpowiadającego godłu klubu — w zakresie artykułów papierniczych i biurowych.
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 w/s znaku towarowego Unii Europejskiej
W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:
b) z powodu identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego, identyczności z towarami lub usługami lub podobieństwa do nich istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.
Po publikacji znaku do urzędu wpłynął sprzeciw niemieckiej firmy InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG, której zdaniem oznaczenie to kolidowało z zarejestrowanym w l. 80-tych w niemieckim urzędzie słownym znakiem towarowym „MILAN”, który przysługiwał spółce w odniesieniu do takich samych towarów. Oznacza to, że między znakami zachodziło podobieństwo, które mogłoby wprowadzać niemieckich klientów w błąd, co jest podstawą odmowy rejestracji nowego znaku towarowego.
EUIPO podzieliło te argumenty, zaś sprawa z odwołania mediolańskiego klubu sportowego trafiła do sądu.
Sąd UE stwierdził, że nie ma wątpliwości, że niemiecki słowny znak towarowy „MILAN” jest wcześniejszy niż znak zgłoszony przez klub AC Milan, a także, że spółka korzystała z niego w obrocie (oznaczała nim towary, prowadziła reklamę, etc.). Oznaczenie „AC MILAN” ma charakter słowno-graficzny, jednakże rozmiar i umiejscowienie elementu graficznego sprawia, że krąg odbiorców skupia się na elemencie słownym — dominującej frazie „AC MILAN” — co oznacza, że oba znaki są do siebie podobne fonetycznie. Argumentem za rejestracją nowego znaku nie może być popularność klubu sportowego i renoma, jaką cieszy się także w Niemczech — w przypadku sporu bierze się pod uwagę wyłącznie renomę wcześniejszego znaku towarowego, a nie renomę znaku zgłoszonego (por. wyrok TSUE z 3 września 2009 r., C‑498/07; z oczywistych przyczyn nie ma też znaczenia, że AC Milan pochodzi z miasta, które w lokalnym języku nazywa się Milan — a po włosku Milano).
Sumarycznie oznacza to, że stanowisko EUIPO było prawidłowe — zatem złożone przez klub AC Milan odwołanie zostało oddalone w całości.
(Dla jasności: spór toczony był jeszcze na gruncie rozporządzenia 2009/207, jednakże aktualna treść przepisów o znakach towarowych UE nie jest znacząco odmienna, zatem pozwalam sobie przywołać jego treść.)