Nie ma obowiązku rejestrowania znaków towarowych. Wiele firm sobie to odpuszcza, zakładając, że da się bez tego żyć. Ot, traktują to jako niepotrzebne koszty. To sprawia, że każdy kto pokusi się o rejestrację ich nazwy, najpewniej formalną ochronę otrzyma. Tak się zresztą próbuje kraść marki w Polsce – przy pomocy Urzędu Patentowego. Co w sytuacji, kiedy nas to spotka? Jakie mamy możliwości działania? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w tym artykule.
autor: Mikołaj Lech, rzecznik patentowy
Klasyczna historia konfliktu o nazwę firmy
Istnieją tzw. trademark trolls, czyli podmioty, które z zastrzegania cudzych marek uczyniły sobie biznes. Robią to po to, aby później szantażować pokrzywdzone firmy i na nich zarabiać. Oferują odsprzedaż praw do znaku towarowego za wygórowane kwoty. Jeżeli nie zgodzisz na ich ofertę, zablokują Ci sprzedaż na Allegro albo usuną Twoje konto na Facebooku czy Instagramie.
Najciemniej jest jednak pod latarnią.
Bardziej niż tych mitycznych trolli bać powinieneś się osób, które dobrze znasz. Od miłości do nienawiści jeden krok. A nic nie doprowadzało do większej ilości konfliktów niż pieniądze. W praktyce najczęściej prawa do marki próbuje przejąć były wspólnik, pracownik czy partner biznesowy. Taka osoba często wychodzi z założenia, że skoro przez lata z sukcesem rozwijała Twoją markę, to powinna mieć do niej wyłączne prawo. Zastrzega ją więc na siebie w Urzędzie Patentowym.
Wiele osób po przejściu całej procedury ma fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Wychodzą z założenia, że skoro otrzymali świadectwo ochronne, to klamka już zapadła. Są oficjalnymi właścicielami danej nazwy lub logo. Więcej! Często żądają od byłego pracodawcy, aby zrobił natychmiastowy rebranding.
Zobacz również:
Jak zastrzec znak towarowy?
Bardzo często słyszę w tym momencie od Klientów pretensje skierowane w stronę Urzędu Patentowego. Jak to możliwe, że przyznał konkurentowi ochronę, skoro oni od kilku lat prowadzą firmę o takiej nazwie? Czyżby urzędnik popełnił błąd i tego nie sprawdził? Przecież to skandal!
Takie zarzuty, choć logiczne, wynikają po prostu z braku wiedzy o zastrzeganiu znaków towarowych. Ustawodawca maksymalnie wszystko uprościł, przerzucając część obowiązków na przedsiębiorców. Na tym opiera się procedura sprzeciwowa. Urzędnik sprawdza tylko podstawowe wymogi, jak chociażby to, czy zgłoszone oznaczenie nie jest opisowe. Jeżeli takiej przeszkody nie zlokalizuje, czeka, czy ktoś nie złoży sprzeciwu. A może to zrobić podmiot, mający wcześniejsze prawa do nazwy. Np. te wynikające z prawa do firmy (art. 4310 Kodeksu cywilnego).
Jako że podmiot, który mógłby być tym zainteresowany, nie chroni swojego znaku towarowego, to tym bardziej nie monitoruje, jakie nowe zgłoszenia wpływają. Efekt tego jest taki, że najczęściej osoba, która ubiega się o taką formalną ochronę, otrzymuje ją. Mamy więc szalenie niebezpieczną sytuację, że jedną firmę chronią prawa wynikające z pierwszeństwa używania przez nią danej nazwy, ale to konkurent posiada zarejestrowany znak towarowy.
Zastrzegłem nazwę firmy, więc nie łamię prawa!
Jeżeli pojawia się spór o prawa do marki, to nagle przedsiębiorcy, którzy latami kwestionowali sensowność rejestrowania znaków towarowych, błyskawicznie robią takie zgłoszenie na siebie. Panuje mit, że pierwszy w Urzędzie Patentowym wygra ewentualny spór. Ja zauważyłem przy tej okazji kolejny. Chodzi o takie przekonanie, że skoro urzędnik wydał decyzję o rejestracji, to mamy oficjalne potwierdzenie, że nie naruszamy prawa. Gdyby bowiem coś było z naszą nazwą nie tak, to przecież nikt by nam tej ochrony nie przyznał. Tak oczywiście nie jest.
Historia sklepu internetowego
Pewna kobieta postanowiła otworzyć internetowy sklep z odzieżą. Niestety nazwa, którą wymyśliła, była już używana przez jej konkurencję. Lekko ją więc zmodyfikowała. To była kosmetyczna poprawka, ale obie nazwy nie były już identyczne. Szybko zgłosiła też znak towarowy do ochrony. Kiedy otrzymała decyzję o rejestracji, oficjalnie otworzyła swój sklep.
Nie minął nawet miesiąc, kiedy konkurent pozwał ją do Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT. Twierdził, że poprzez rejestrację i używanie domeny doszło do naruszenia jego prawa do firmy. Poza tym używanie tak podobnej nazwy to czyn nieuczciwej konkurencji, bo klienci mogą się pomylić.
Strategia obrony tej kobiety była naiwna. Argumentowała, że nie ma ryzyka konfuzji, ponieważ Urząd Patentowy jej znak zarejestrował. Skoro sprawdził, czy nie ma kolizji, a potem przyznał świadectwo ochronne, to znaczy, że ona działa legalnie. Oczywiście spór przegrała, a konkurent w po kolejnych kilku miesiącach unieważnił dodatkowo jej znak towarowy.
Ktoś usunął moją ofertę z Allegro, Amazona, Olx-a
Obok trolli od znaków towarowych występują również trolle od wzorów przemysłowych. W formie wzorów chroni się dizajn przedmiotów. A nie oszukujmy się, ludzie kupują oczami. Jeżeli dany mebel, zabawka czy odzież jest atrakcyjna wizualnie, to daje to pozacenową przewagę nad konkurencją. Ktoś może nie tylko skopiować taki produkt, ale również zastrzec go na siebie w Urzędzie Patentowym. Później, podobnie jak przy znaku towarowym, wyśle skargę do Allegro, że dana oferta narusza jego prawa. Na dowód tego przedstawi świadectwo rejestracji.
Serwis najczęściej asekuracyjnie usuwa taką ofertę. Robi to w oparciu o art. 14, ust. 3 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002r.. Jest do tego zobligowany, jeżeli otrzyma wiarygodną wiadomość o naruszeniu praw wyłącznych. W tej sytuacji można powiedzieć, że świadectwo rejestracji „hipnotyzuje ludzi”. Boleśnie przekonali się o tym sprzedawcy tzw. wiszących foteli typu „bocianie gniazdo”. Choć na Allegro te przedmioty były oferowane od 3 lat, ktoś zastrzegł ich wygląd w EUIPO i zaczął skutecznie usuwać ofertę tego typu importerów.
Nie pomogły tłumaczenia, że ten konkretny model był już w 2012 roku chroniony w chińskim urzędzie patentowym. Ciężko było znaleźć lepszy dowód na to, że zgłoszony do rejestracji wzór nie jest nowy. Allegro i tak nie chciało przywrócić ofert. W końcu ktoś wystąpił o unieważnienie tego wzoru, ale na pozytywną decyzję trzeba było czekać prawie rok. Do tego czasu właściciel praw do wzoru mógł korzystać ze swojego prawa. Analogicznie procedura wygląda w przypadku usuwania ofert w oparciu o zastrzeżony znak towarowy.
Czy znak towarowy można unieważnić?
Tak, ale trzeba mieć do tego solidne podstawy. Poza tym odbywa się to w procedurze spornej, co tylko przed samym Urzędem Patentowym trwa zwykle przynajmniej rok. Od decyzji Kolegium Orzekającego można złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a później skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tym samym, nawet jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że mamy spore szanse wygrać, to na prawomocny wyrok zazwyczaj trzeba długo czekać.
Z wnioskiem o unieważnienie można wystąpić m.in. w oparciu o:
1) Prawo do firmy
Firma identyfikuje podmiot gospodarczy na rynku, co jest odnotowywane odpowiednio w CEIDG albo KRS. Nazwa firmy jest w tym aspekcie tym, co nazwisko dla osoby fizycznej. Powstaje w następstwie komercyjnego używania danej nazwy. W przypadku kolizji pomiędzy firmą (nazwą przedsiębiorstwa), a zarejestrowanym później znakiem towarowym, priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej [zob. wyrok NSA z dnia 3.04.2014 r., sygn. II GSK 244/13].
Aby ta podstawa prawna była skuteczna, wnioskodawca powinien wykazać, że dostatecznie intensywnie posługuje się firmą. Działalność lokalna i w niewielkim wymiarze to za mało.
2) Prawo do znaku zarejestrowanego
To najbardziej komfortowa sytuacja. Rejestracja znaku towarowego niezwykle ułatwia prowadzenie sporu, ponieważ w sposób jednoznaczny regulujemy tym nasze prawa. Powołując się na świadectwo ochronne, wiemy:
- kiedy dane prawo powstało (dzień zgłoszenia znaku do rejestracji);
- komu przysługuje (zgłaszającemu albo nabywcy tych praw);
- w zakresie jakich towarów i usług obowiązuje monopol prawny;
- na jakim terytorium.
Należy jednak pamiętać, że o ile od daty rejestracji minęło ponad 5 lat, to w sporze przeciwnik może podnieść zarzut nieużywania. Uprawniony do znaku musi w takim przypadku przedstawić dowody na to, że w tym okresie posługiwał się spornym oznaczeniem w sposób rzeczywisty. I to dla wszystkich towarów i usług wskazanych w wykazie klas.
3) Prawo autorskie do logo
Zarejestrowany znak towarowy nie może naruszać praw osób trzecich. Do tego grona zalicza się prawa autorskie do utworu, jakim jest logo. Tutaj jednak bardzo często pojawia się problem, ponieważ przedsiębiorcy rzadko podpisują z grafikami umowy przenoszące te prawa na nich. Panuje mit, że samo opłacenie faktury sprawia, że logo należy do nich. W praktyce może to zapewnić jedynie pisemna umowa, która dodatkowo precyzyjnie reguluje pola eksploatacji.
Pojawia się tutaj również kolejny problem. Logo, które jest bardzo minimalistyczne i nie posiada fantazyjnego sygnetu, może nie mieścić się w definicji utworu. Nie jest to problem wydumany, bo aktualne trendy na rynku pokazują, że panuje wręcz moda na proste czarne napisy na białym tle. Od strony prawnej lepiej wchodzić w bardziej oryginalne grafiki.
W postępowaniu o unieważnienie znaku towarowego często podnoszone jest, że te prawa autorskie obejmują również samą nazwę firmy. Teoretycznie to możliwe, jednak zawsze ocenia się to indywidualnie dla konkretnej sprawy. W praktyce mało komu to się udaje. Nazwa dobra od strony marketingowej jest krótka, łatwa do zapamiętania i prosta. To równocześnie uniemożliwia uznanie jej za utwór, o czym więcej mówię w poniższym nagraniu.
4) Zarzut dokonania zgłoszenia w złej wierze
W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości przyjmuje się, że zgłoszenie zostało dokonane w złej wierze, gdy „z istotnych i spójnych poszlak wynika, że właściciel unijnego znaku towarowego dokonał zgłoszenia tego znaku towarowego nie w celu konkurowania w sposób uczciwy, lecz z zamiarem naruszenia, w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami, interesów osób trzecich lub z zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego, w szczególności ze wspomnianą w pkt 45 niniejszego wyr. podstawową funkcją wskazywania pochodzenia.” (wyrok TS z 12 września 2019 r. w sprawie C-104/18 P, Koton, pkt 46).
Wykazanie złej wiary zgłaszającego nie jest wcale takie proste. Do książkowych przykładów należy rejestracja znaku przez byłego partnera biznesowego, licencjobiorcę, dystrybutora oraz pracownika i wspólnika. W takim przypadku istnieją dowody potwierdzające współpracę. Bez tego, sam fakt, że działał na rynku przedsiębiorca o identycznej nazwie, może nie wystarczyć do uznania, że zgłoszenie dokonano w złej wierze.
Lepiej zapobiegać niż leczyć
W świetle tego, co napisałem, możesz odnieść wrażenie, że nie jest wcale tak źle. Nawet jeżeli ktoś zastrzeże Ci znak towarowy, to można takie prawo unieważnić. Zgadza się, ale jako rzecznik patentowy uważam, że lepsze od wygranego sporu jest w ogóle niedopuszczenie do niego.
Poza tym, gdybym miał ubrać w liczby te kilkuletnie spory o unieważnienie znaku, to powiedziałbym, że jest to 10 razy droższe niż sama rejestracja. To, co oszczędzisz na zgłoszeniu dziś, z nawiązką oddasz w trakcie procesu – jutro. A nie biorę tutaj w ogóle pod uwagę szkód, jakie będziesz ponosił przez zablokowaną sprzedaż.
Nie ma lepszego sposobu na wyeliminowanie tych problemów, jak rejestracja znaku towarowego. Należy się jednak tym faktem chwalić dodając do logo „R w kółku”. To międzynarodowy symbol informujący, że dane oznaczenie jest chronione w Urzędzie Patentowym. Dzięki temu w oczach klientów nasza marka wydaje się bardziej wiarygodna. Ważniejsze jest jednak to, że R-ka fantastycznie odstrasza trolle od znaków towarowych. Każdy, kto mógłby chcieć powalczyć o Twoją nazwę firmy, widzi, że nie będziesz łatwym przeciwnikiem. A to sprawia, że do takich sporów najczęściej w ogóle nie dochodzi.
Wygrywasz więc bez jednego wystrzału.