A teraz coś z nieco innej beczki czyli kilka zdań o dzisiejszym wyroku, w którym TSUE stwierdził, że uprawniony do unijnego znaku towarowego może sprzeciwić się wprowadzaniu do obrotu na obszarze EOG towarów nim oznaczonych — aczkolwiek wprowadzający może powołać się na wyczerpanie praw, zaś w ramach sporu musi mieć zagwarantowane prawo przedstawienia wszystkich swych racji.
wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 listopada 2022 r. w/s Harman International Industries Inc. vs. AB S.A. (C-175/21)
[Prawo unijne] nie stoi na przeszkodzi praktyce sądowej, zgodnie z którą sentencja orzeczenia uwzględniającego powództwo o stwierdzenie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego jest sformułowana w sposób, który ze względu na swoją ogólnikowość pozostawia w gestii organu właściwego w przedmiocie egzekucji tego orzeczenia ustalenie, do których towarów wspomniane orzeczenie ma zastosowanie, o ile w ramach postępowania egzekucyjnego strona pozwana może zakwestionować określenie tego, które towary są objęte tym postępowaniem, a sąd może zbadać i orzec, z poszanowaniem przepisów dyrektywy 2004/48, które towary zostały rzeczywiście wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą.
Orzeczenie dotyczyło sporu producenta sprzętu audiowizualnego (Harman), którego towary oznaczane unijnymi znakami towarowymi HARMAN i JBL są wprowadzane na polski rynek przez wyłącznego dystrybutora oraz spółki AB S.A., która sprzedaje wyroby Harmana, ale pochodzące od innego dostawcy. Zdaniem firmy Harman oferowanie, reklamowanie i wprowadzanie do obrotu głośników i słuchawek, które nie zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez autoryzowanego dystrybutora — acz oznaczonych znakami towarowymi — stanowi naruszenie praw uprawnionego, zatem sprawa trafiła do sądu.
Polska spółka broni się zarzutem wyczerpania prawa: towary są legalne, dostawca potwierdza, że sprzęt trafił do EOG za zgodą producenta — jeśli nawet Harman twierdzi, iż nie był przeznaczony na rynek EOG, to konieczny byłby dostęp do bazy danych producenta, bo teoretycznie dostawca mógłby udzielić informacji nt. łańcucha dostaw, ale nie ujawni tej informacji ABB obawiając się, że ujawnienie źródła zaopatrzenia będzie miało negatywny wpływ na biznes.
Sąd (badający sprawę na etapie zabezpieczenia powództwa) zwrócił uwagę, że żądanie ustanowienia zakazu sprzedaży może naruszać zasadę swobody przepływu towarów. Swoboda ta może być wprawdzie ograniczona m.in. ze względu na ochronę własności przemysłowej i handlowej — jednak biorąc pod uwagę polską praktykę prawną (brzmienie przepisów o egzekucji komorniczej i sposób działania komorników) oparcie się wyłącznie na oświadczeniu uprawnionego może uniemożliwiać pozwanemu polemikę z argumentami powoda.
art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 w/s znaku towarowego Unii Europejskiej
Właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.
art. 155 ust. 1-2 prawa własności przemysłowej
1. Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.
2. Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.
Odnosząc się do zagadnienia Trybunał Sprawiedliwości UE przypomniał, iż skutkiem rejestracji znaku towarowego jest powstanie po stronie właściciela wyłącznego prawa do oznaczania nim swoich wyrobów (oferowania, wprowadzania do obrotu, reklamowania, etc.). Wyjątkiem od zasady ochrony właściciela znaku towarowego jest wyczerpanie praw do unijnego znaku towarowego — właściciel nie może sprzeciwiać się korzystaniu ze znaku dla oznaczania jego towarów, które zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium EOG (mój ulubiony, nie-tak-odczapny przykład brzmi: jeśli sprzedaję piwo na „Ż”, to mogę sobie machnąć na szybie sklepu logo browaru, bez pytania kogokolwiek, a browar zasadniczo nie może mi tego zabronić). Nie ma przy tym znaczenia gdzie (w którym państwie) doszło do wprowadzenia do obrotu — jeśli tylko wyroby pojawiły się na obszarze EOG za zgodą uprawnionego, od tego momentu mogą one „wędrować” po innych państwach (natomiast wprowadzenie do obrotu poza EOG nadal pozwala właścicielowi kontrolować pojawianie się jego produktów na rynku europejskim). W praktyce przyjmuje się, że zgoda właściciela może mieć różną postać, w tym nie tylko wyraźnego oświadczenia — zatem nawet jeśli wprowadzenie towarów do obrotu nastąpiło bez zgody, to jego późniejsze działania (ale nie milczenie lub brak wzmianki na opakowaniu o zakazie sprzedaży w EOG) mogą być interpretowane jako wola zrzeczenia się praw.
Ciężar dowodu w takich przypadkach spoczywa na podmiocie, który powołuje się na wyczerpanie praw do unijnego znaku towarowego — zatem to on musi udowodnić, że sprzęt pochodzi z legalnego (prowadzonej za zgodą uprawnionego) kanału dystrybucji. W konsekwencji wprowadzający do obrotu towary musi mieć zapewnione prawo do obrony, obejmujące także możliwość przedstawienia dowodu, że sprzęt został wprowadzony do obrotu na terenie EOG przez uprawionego lub za jego zgodą. Dowodem tym nie może być jednak fakt, że na opakowaniu brakuje wzmianki, iż nie jest on przeznaczony do sprzedaży na rynku EOG (choćby dlatego, że producent zawsze musi mieć możliwość zmiany zadania co do przeznaczenia swych towarów). Skorzystanie z tego uprawnienia powinno obejmować prawo do zbadania sprawy przez niezależny i niezawisły sąd — zatem oparcie orzeczenia wyłącznie na dokumentach przedstawionych przez jedną ze stron, co do których druga strona nie mogła się wypowiedzieć, w rachubę nie wchodzi.
Stronie pozwanej powinny przysługiwać na etapie egzekucji wszelkie gwarancje rzetelnego procesu, tak aby mogła skutecznie zakwestionować istnienie naruszenia lub groźby naruszenia praw wyłącznych właściciela znaku towarowego oraz sprzeciwić się zajęciu egzemplarzy towarów, w odniesieniu do których prawa wyłączne właściciela zostały wyczerpane i które mogą zatem być przedmiotem swobodnego obrotu w EOG.
Oceny sporu nie można zatem opierać wyłącznie na oświadczeniu firmy Harman, iż korzysta z usług jednego, wyłącznego dystrybutora — zaś prawa AB S.A. nie mogą być uszczuplone z tego względu, że jest pozbawiona dostępu do baz danych producenta.