Czy podmiot korzystający z oznaczenia na podstawie licencji niewyłącznej udzielonej przez uprawnionego do znaku towarowego może zarejestrować sobie analogiczny znak — aby następnie zacząć żądać od innych licencjobiorców zaprzestania korzystania z owej nazwy? Czy jednak takie działanie jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji, a więc może być podstawą do unieważnienia praw do znaku towarowego? A wszytko to na podstawie sporu o znak towarowy „Falubaz” (wyrok Sądu UE z w/s Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. vs. EUIPO 25 stycznia 2023 r., T‑703/21).
Sprawa zaczęła się od zarejestrowania przez sportową spółkę akcyjną Zielonogórski Klub Żużlowy unijnego znaku towarowego „FALUBAZ”. Zdaniem firmy Falubaz Polska S.A. S.K.A. wniosek ten został zgłoszony w złej wierze — bo godził w jgo wcześniejszy znak towarowy „FALUBAZ” — zatem do EUIPO trafił wniosek o unieważnienie znaku należącego do sportowców.
W toku prowadzonego postępowania Urząd ustalił, iż fabryka Polmatex-Falubaz przez długie lata była patronem zielonogórskiego klubu sportowego. Po latach i przekształceniach własnościowych następca prawny przedsiębiorstwa zawarł z klubem umowę w zakresie promowania oznaczenia podczas imprez sportowych. Po jakimś czasie klub podpisał ze spółką niewyłączną umowę licencyjną na korzystanie z oznaczenia „Falubaz”, aby wkrótce zarejestrować ów znak towarowy — i zacząć wysyłać do innych podmiotów używających tej nazwy wezwania do zaprzestania.
W ocenie EUIPO oznacza to, że klub rzeczywiście działał w złej wierze, ponieważ jego celem było uniemożliwienie kontynuowania działań sponsoringowych i współpracy z innymi podmiotami w branży sportowej — zatem wniosek został uwzględniony, a sporny znak unieważniony.
art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 w/s znaku towarowego Unii Europejskiej
Unijny znak towarowy podlega unieważnieniu na podstawie wniosku do Urzędu lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:
b) w przypadku gdy zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia znaku towarowego.
W skardze na tę decyzję Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna powołała się m.in. na orzeczenie polskiego sądu, z którego miało wynikać, że to jej przysługują prawa do spornego znaku towarowego (wyrok SA w Łodzi z 12 grudnia 2018 r., I AGa 210/18), a także fakt, że sympatycy klubu przez cały czas określali go nazwą Falubaz. Roszczenia zakładu wykluczać miał natomiast brak następstwa prawnego pomiędzy „starym” przedsiębiorstwem funkcjonującym pod nazwą Falubaz, a Falubaz Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna.
Sprawa trafiła do Sądu UE, który potwierdził prawidłowość argumentacji EUIPO: w sprawie nie ma znaczenia czy kibice nieformalnie używali nazwy „Falubaz”, liczy się to, że przez blisko dwie dekady drużyna żużlowa nie miała formalnych podstaw do stosowania tej nazwy i nosiła nazwy innych sponsorów, a następnie poprosił fabrykę o zgodę na zezwolenie na używanie nazwy „Falubaz” i zawarł stosowną umowę licencyjną. Ba, klub nie podważał ważności licencji także składając wniosek o rejestrację swego znaku towarowego (najprawdopodobniej powołał się na nią w papierach), zaś późniejsze oświadczenie prezesa klubu, o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli (a to ze względu na rzekomo błędne przekonanie co do ochrony przysługującej na znak towarowy „FALUBAZ”) jest o tyle bez znaczenia, iż nieco później prezes owo oświadczenie cofnął…
Kluczem do rozstrzygnięcia sporu o unieważnienie praw do znaku towarowego jest jednak to, że zielonogórski klub wystąpił o rejestrację nie w zamiarze uczciwej rynkowej konkurencji, lecz z w celach niezgodnych z uczciwymi obyczajami, w zamiarze naruszenia interesów innych licencjobiorców korzystających z tego samego oznaczenia — wiedząc, że owe podmioty używają tej samej frazy, a wszystkie na podstawie zgody producenta. Na ocenę, że Zielonogórski Klub Żużlowy zarejestrował znak towarowy „FALUBAZ” w złej wierze nie ma wpływu fakt, iż nie zaistniało ryzyko pomyłki co do produktów czy usług pochodzących od różnych podmiotów — istotne jest to, że klub rozpoczął kampanię wysyłki bezpodstawnych listów ostrzegawczych i wezwań do zaprzestania z korzystania z tej nazwy, próbując w ten sposób wpłynąć na sytuację innych licencjobiorców — partnerów handlowych spółki Falubaz.
Zamiast komentarza: czy to oznacza, że klub sportowy nie będzie mógł już używać nazwy „Falubaz”? Prosta odpowiedź brzmi: to zależy — ponieważ skoro sportowcy używali nazwy na podstawie licencji udzielonej przez fabrykę, to unieważnienie znaku towarowego nie musi przekładać się na prawa do nazwy (aczkolwiek oczywiście nie wiem czy ta umowa nie została już wcześniej rozwiązana — albo czy nie będzie wypowiedziana teraz).