Podmiot uprawniony do znaku towarowego nie może zakazać innym firmom sprzedaży produktów, które zostały legalnie, za jego zgodą i wiedzą, wprowadzone na rynek (stąd też sprzedając piwo Żywiec nie muszę prosić się browaru żywieckiego o zgodę na nazwę tego napoju na szyldzie). Jak jednak traktować sprzedaż produktów, które z założenia nie były przeznaczone do sprzedaży? Czy zatem sprzedaż testerów perfum — oznaczonych napisem „not for sale” — może być traktowana jako naruszenie praw do znaku towarowego? Czy w takim przypadku uprawniony może żądać, jako sankcji, zniszczenia wyrobów?
wyrok Sądu Najwyższego z 31 marca 2023 r. (II CSKP 12/22)
Środek ochronny w postaci zniszczenia, wskazany w art. 286 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, może być również stosowany do towarów, które zostały wytworzone i na których umieszczono unijny znak towarowy za zgodą właściciela tego znaku, lecz które zostały wprowadzone do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym bez jego zgody.
Orzeczenie dotyczyło sporu dwóch firm: Procter & Gamble jako producenta perfum i wód toaletowych, oznaczanych — na podstawie udzielonej przez uprawnionego licencji wyłącznej — unijnym znakiem towarowym HUGO BOSS oraz spółki Perfumesco.pl sp. z o.o., która sprzedawała na polskim rynku takie same, acz nieprzeznaczone do obrotu, wyroby (na ich flakonach lub opakowaniach znajdowały się określenia „nie do sprzedaży”, „not for sale”, „tester”, „demonstration”, etc.,etc.). Te produkty kupowane są od innych przedsiębiorców, w tym także od zagranicznych (czeskich, niderlandzkich), przy czym spółka nie weryfikuje ich legalności, ufając swym kontrahentom.
Zdaniem producenta oferowanie sprzedaż testerów perfum — jako towarów, które w założeniu nie były przeznaczone do sprzedaży — stanowiło naruszenie praw do znaku towarowego, a więc sprawa trafiła do sądu.
Sąd prawomocnie uwzględnił roszczenia: dokonane przez lub za zgodą uprawnionego, wprowadzenie do obrotu produktu oznaczonego znakiem towarowym skutkuje tzw. wyczerpaniem prawa ochronnego. Zasada ta dotyczy jednak wyłącznie obrotu legalnego — lecz nie dotyczy produktów, które pojawiły się na rynku wbrew woli właściciela marki. W takim przypadku uprawniony do znaku może nie tylko sprzeciwić się używaniu jego oznaczenia (tj. żądać nakazania wycofania produktów ze sprzedaży), ale też żądać ich zniszczenia, nawet jeśli są to wyroby oryginalne (nie są to podróbki). (Wcale nie na marginesie: jako naruszenie praw producenta uznano także przepakowywanie ekskluzywnych perfum do opakowania zastępczego, ponownego foliowania — ponieważ może to wpływać na postrzeganie jakości produktu, a przez to na renomę znaku towarowego.)
W skardze kasacyjnej od tego wyroku sklep Perfumesco.pl podkreślał, że zapachy HUGO BOSS są autentyczne i zostały wprowadzone na rynek za zgodą producenta, przeto nie można mówić, by były wytworzone lub oznaczone bezprawnie (jak w art. 286 pwp), zarazem sankcja w postaci ich zniszczenia jest niewspółmierna do naruszenia, a więc stanowi nadużycie prawa podmiotowego.
art. 15 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 w/s znaku towarowego Unii Europejskiej
Właściciel unijnego znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą.
art. 10 ust. 1 dyrektywy 2004/48 w/s egzekwowania praw własności intelektualnej
Państwa Członkowskie zapewniają (…) że właściwe organy sądowe mogą na żądanie wnioskodawcy zarządzać podejmowanie właściwych środków w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej, a we właściwych przypadkach również w odniesieniu do materiałów i narzędzi użytych do tworzenia lub wytwarzania tych towarów. Środki takie obejmują:
a) wycofanie z handlu;
b) definitywne usunięcie z handlu; lub
c) zniszczenie.
art. 286 prawa własności przemysłowej
Sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może orzec, na wniosek uprawnionego, o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz środkach i materiałach, które zostały użyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczególności sąd może orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Orzekając, sąd uwzględnia wagę naruszenia oraz interesy osób trzecich.
Sąd Najwyższy powziął wątpliwość, czy aby rzeczywiście można orzec o zniszczeniu legalnych produktów, zatem zwrócił się w trybie prejudycjalnym do TSUE, który orzekł, iż taki środek może być orzeczony także w przypadku towarów wprowadzanych do obrotu bez zgody uprawnionego (wyrok TSUE z 13 października 2022 r. w/s Perfumesco.pl vs. Procter & Gamble, C-355/21)…
…zatem i sam SN nie miał już większych wątpliwości: biorąc pod uwagę, że sporne produkty nie zostały wprowadzone do obrotu na terenie EOG za zgodą producenta, nie można mówić o wyczerpaniu prawa ochronnego na znak towarowy. Stąd też sprzedaż testerów perfum — wyrobów, z których etykiet wynika, iż nie były one przeznaczone do dalszej odsprzedaży — może być kwalifikowana jako naruszenie praw producenta, nawet jeśli wyroby były legalne i oryginalne (nie były podrabiane). Prawa te naruszało także przepakowanie wyrobów, tj. usunięcie oryginalnego opakowania i folii zabezpieczającej, oraz założenie przez sklep własnej naklejki.
Stwierdzając, iż żądanie zniszczenia wyrobów nie może być traktowane jako nadużycie prawa podmiotowego: raz, że uprawnienie to wynika z przepisu prawa, a dwa, że „nie może skutecznie powoływać się na art. 5 kc ten, kto sam narusza zasady współżycia społecznego” SN oddalił wniesioną przez Perfumesco.pl skargę kasacyjną.