Stare i dobre pytanie: czy wskazanie we własnej reklamie wyglądu nagrody konkursowej — przedmiotu, na którym znajduje się cudzy znak towarowy — narusza prawa do tego znaku towarowego? Czy jednak jest to całkowicie legalne użycie znaku towarowego w celach informacyjnych? (Tłumacząc z zagadkowo-prawniczego na ludzkie: czy reklamując konkurs sieci sklepów „XYZ”, w którym główną nagrodą jest iPhone, można pokazać telefon z logo z nadgryzionym jabłuszkiem? Czy jednak może być posądzany o „grzanie się” przy powszechnie znanej i renomowanej symbolice Apple?)
wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 11 stycznia 2024 r. w/s Inditex vs. Buongiorno Myalert (C-361/22)
Artykuł 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych
należy interpretować w ten sposób, że:
dotyczy on używania znaku towarowego w obrocie handlowym przez osobę trzecią w celu wskazania towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego lub odniesienia się do nich, zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, wyłącznie wtedy, gdy takie używanie znaku towarowego jest niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru sprzedawanego przez tę osobę trzecią lub oferowanej przez nią usługi.
Sprawa zaczęła się od ogłoszonego w internetach konkursu, w ramach którego nagrodą była karta podarunkowa do sklepów ZARA. W prowadzonej kampanii reklamowej organizator konkursu posługiwał się wizerunkiem takiej karty — a ponieważ zdaniem firmy Inditex (właściciela sieci sklepów ZARA) powodowało to ryzyko wprowadzenia klientów w błąd i stanowiło przejaw czerpania korzyści z renomy znaku towarowego, sprawa trafiła do sądu.
Sąd prawomocnie oddalił całość roszczeń: wskazanie wyglądu nagrody konkursowej zawierającej cudzy znak towarowy nie narusza praw do zarejestrowanego oznaczenia i nie oznacza żerowania na jego renomie. Jednakże hiszpański Tribunal Supremo zauważył, iż jest wątpliwe czy posłużenie się cudzym znakiem towarowym we własnej, niezwiązanej z wyrobem „oryginalnym”, reklamie mieści się w pojęciu informacyjnego korzystania z oznaczenia, zatem zwrócił się w trybie prejudycjalnym do TSUE. (Dla jasności: aktualnie obowiązująca dyrektywa nieco odbiega od ówczesnej regulacji, tj. art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 — a zasadnicza różnica polega na dodaniu zwrotu „w szczególności”.)
art. 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2015/2436 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych
Właściciel znaku towarowego nie jest uprawniony do zakazania osobie trzeciej używania w obrocie handlowym:
c) znaku towarowego do celów wskazania lub odniesienia się do towarów lub usług jako towarów lub usług właściciela danego znaku towarowego, w szczególności w przypadku gdy użycie tego znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towarów lub usług, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych.
We wczorajszym wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy tworzy monopol na jego wykorzystywanie w obrocie handlowym, w szczególności dla oznaczania towarów i usług, reklamy, etc. Od tej reguły są jednak wyjątki, np. właściciel oznaczenia nie może zakazać m.in. używania znaku towarowego w celach informacyjnych — „w szczególności” przez producenta komplementarnego towaru / usługi o jego przeznaczeniu. (Tłumacząc z prawniczego na człowieczy: producent nieoryginalnych części zamiennych do aut marki „X-R-w-kółeczku” może odnieść się do produktu oryginalnego, napisać „to jest wahacz do aut marki 'X-R-w-kółeczku'”.)
Nie można jednak nie dostrzegać różnicy w brzmieniu przepisów: aktualnie wyjątek od tego monopolu może być interpretowany szerzej, niż pod rządami poprzedniej regulacji (tej bez zwrotu „w szczególności”). A ponieważ żaden wyjątek od reguły (tj. od zasady, że uprawniony do znaku towarowego ma wyłączność na eksploatację swego oznaczenia) nie może być interpretowany rozszerzająco — badający spór sąd powinien sprawdzić, czy zaprezentowanie karty podarunkowej ZARA w reklamie konkursu stanowiło użycie znaku towarowego, a jeśli tak, to czy stanowiło uczciwe wskazanie zamierzonego przeznaczenia usługi oferowanej przez organizatora konkursu?
Zamiast komentarza: wydaje się, że pośrednio TSUE podpowiedział, że na dziś oferowanie jako nagrody w konkursie sprzętu określonej marki pozwala na legalne pokazanie logo tej marki — bo przecież uczestnik konkursu ma prawo zobaczyć na własne oczy (i uzyskać potwierdzenie) czego dotyczy gra. (Mam też wrażenie, że zaprezentowana wykładnia może okazać się korzystna dla pozwanego przedsiębiorcy — oczywiście pod warunkiem, że karta podarunkowa ZARA rzeczywiście była nagrodą w imprezie.)