Czy przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za niezamawianą reklamę w katalogu internetowym, której treść narusza prawa do znaku towarowego konkurencyjnego podmiotu? Czy jednak brak powiązań między beneficjentem reklamy a serwisem publikującym ogłoszenie wyklucza taką odpowiedzialność?
wyrok Trybunału Sprawiedliwości EU z 2 lipca 2020 r. w sprawie mk advokaten GbR vs. MBK Rechtsanwälte GbR (C‑684/19)
Osoba prowadząca działalność w obrocie handlowym, która zleciła zamieszczenie na stronie internetowej ogłoszenia naruszającego prawa do znaku towarowego innej osoby, nie używa oznaczenia identycznego z tym znakiem, w sytuacji gdy operatorzy innych stron internetowych przejmują to ogłoszenie, umieszczając je z własnej inicjatywy i we własnym imieniu w sieci na owych innych stronach internetowych
Orzeczenie dotyczyło sporu dwóch niemieckich kancelarii adwokackich, z tym, że nazwa jednej z nich („MBK Rechtsanwälte”) jest zarejestrowana jako znak towarowy, zaś druga („mk advokaten”) wcześniej też prowadziła działalność prawniczą pod nazwą „mbk Rechtsanwälte” (oraz pod niderlandzkim odpowiednikiem „mbk advokaten”), ale po sprawie sądowej w 2016 r. zrezygnowała z używania tego oznaczenia (o ile dobrze rozumiem było to postępowanie strafbewehrte Unterlassungserklärung).
Po jakimś czasie okazało się, że po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową frazy „mbk Rechtsanwälte” wśród wyników wyskakują się strony, na których pojawiają się reklamy kancelarii mk advokaten — co zdaniem MBK Rechtsanwälte oznaczało naruszenie zakazu, zatem wystąpiła do sądu o ukaranie konkurencji.
Zdaniem mk advokaten roszczenia były o tyle bezzasadne, że przed zmianą nazwy wpisała się do pewnego internetowego katalogu, później zmieniła wpis — ale nie może odpowiadać za to, że dane zostały sklonowane przez inne serwisy internetowe.
art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/95/WE mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (zastąpiona dyrektywą 2015/2436)
Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym
a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
b) oznaczenia, w którego przypadku z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.
Sąd I instancji nie podzielił tych argumentów: zamieszczone w internecie ogłoszenia przysparzały korzyści mk advokaten, zatem w myśl niemieckiego prawa po zmianie nazwy powinna użyć wyszukiwarki do sprawdzenia czy zmieniony wpis nie został powielony — zaś zaniechanie tego obowiązku oznacza odpowiedzialność za naruszenie praw do znaku towarowego. Jednakże sąd odwoławczy powziął pewne wątpliwości, z którym postanowił zwrócić się do TSUE.
Trybunał Sprawiedliwości EU przypomniał, że oferowanie do sprzedaży towarów lub usług pod oznaczeniem identycznym lub podobnym do znaku towarowego należącego do innej osoby i prowadzenie reklamy pod tym oznaczeniem stanowi „używanie” tego oznaczenia (por. wyrok TSUE z 23 marca 2010 r. w/s Google France i Google, C‑236/08 do C-238/08). Natomiast używanie oznaczenia identycznego lub podobnego do cudzego znaku towarowego następuje wówczas gdy oznaczenie jest wskazane jako słowo kluczowe w internecie (zostało zastosowane dla spowodowania wyświetlenia ogłoszenia), nawet jeśli to oznaczenie nie jest elementem samego ogłoszenia por. wyrok TSUE z 22 września 2011 r. w/s Interflora i Interflora British Unit, C‑323/09). Oznacza to, że jeśli ktoś zamawia publikację ogłoszenia, które zawiera oznaczenie (nazwę, logotyp) identycznego lub podobnego do czyjegoś znaku towarowego, lub też ustawia taką frazę kluczową, to należy przyjąć, iż używa tego oznaczenia w rozumieniu przepisów o znakach towarowych (wyrok TSUE z 3 marca 2016 r. w/s Daimler, C‑179/15).
Jednakże podmiot taki nie ponosi odpowiedzialności za samodzielne działania innych osób i podmiotów (np. operatorów serwisów internetowych publikujących odesłania do innych stron), z którymi nie utrzymuje pośrednich lub bezpośrednich stosunków, czyli działają oni z własnej inicjatywy (nie na zlecenie lub na rachunek podmiotu). „Używanie” oznaczenia polega bowiem na zachowaniu czynnym — kierowaniu podejmowanymi czynnościami — zaś taka sytuacja nie ma miejsca, jeśli oznaczenie pojawia się w reklamie wskutek działania innego podmiotu, który sklonował wcześniejsze ogłoszenia bez zgody reklamodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, że korzystanie z cudzego znaku towarowego może przynieść korzyść ekonomiczną temu podmiotowi.
W ocenie TSUE jeśli kancelaria mk advokaten nie jest klientem serwisu reklamowego, w którym jej nazwa pojawia się na frazę „mbk Rechtsanwälte”, to roszczenia są całkowicie bezzasadne. Nie wyklucza to wysunięcia przez uprawnionego, którego wyłączne prawa do znaku towarowego zostały naruszone, roszczeń wobec usługodawcy, który prowadzi internetowy katalog łączący konkurencyjnego przedsiębiorcę z zastrzeżonym oznaczeniem.
Sumarycznie oznacza to, że wyposażony w orzeczenie TSUE sąd powinien rozpatrzeć wniesione przez kancelarię mk advokaten odwołanie na korzyść tej kancelarii.