Orzeczenie, którego omówka trafia dziś na tutejsze łamy, skupia się na kwestiach formalnych postępowania administracyjnego — na ile ocena merytoryczna sprawy może prowadzić do decyzji o umorzeniu ze względu na bezprzedmiotowość postępowania (i brak statusu strony) — niemniej wychwyciłem je ze względu na możliwość postawienia pod dyskusję dwóch ciekawych pytań: na ile rejestracja znaku towarowego może oznaczać naruszenie praw autorskich — jeśli zostało prawomocnie stwierdzone, że sporne oznaczenie nie jest utworem? I, przy okazji: czy późniejsza umowa o przeniesieniu praw autorskich może być podstawą podważenia wcześniejszej rejestracji znaku towarowego? (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 czerwca 2021 r., II GSK 1156/18).
Sprawa zaczęła się od złożonego do Urzędu Patentowego RP wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy ze względu na naruszenie praw wnioskodawcy. Naruszenie miało polegało na tym, że logotyp został wykonany przez grafika na zlecenie wnioskodawcy (w 1998 r.), dla jego pizzerii (którą prowadził razem z partnerką) i to na niego twórca przeniósł (w 2015 r.) prawa autorskie do projektu — a tymczasem prowadzona przez partnerkę spółka już w 2003 r. wystąpiła o rejestrację znaku towarowego, co oznacza, że zarejestrowała znak, do którego nie miała jakichkolwiek praw, a więc działała w złej wierze.
W odpowiedzi spółka stwierdziła, że wnioskodawcy nie przysługują żadne prawa osobiste lub majątkowe do spornego oznaczenia mogące być podstawą żądania, zaś już wcześniej w postępowaniu cywilnym sąd prawomocnie stwierdził, że sporny znak towarowy nie jest utworem i zakazał rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji co do rzekomej bezprawności korzystania ze znaku towarowego. Co więcej mężczyzna od początku wiedział o rejestracji znaku towarowego i się jej nie sprzeciwiał, a czas na unieważnienie praw ochronnych już upłynął.
(Pozostawione w uzasadnieniu okruszki pozwalają stwierdzić, że poszło o znak towarowy „da Grasso” — których w bazie UPRP jest multum; dla jasności: dziś stan prawny jeśli chodzi o unieważnianie praw ochronnych wygląda nieco inaczej.)
art. 256 ust. 1 prawa własności przemysłowej
Do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
art. 105 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego
Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.
Zdaniem UPRP skoro z prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego — właściwego do oceny sporów o prawa autorskie — wynika, że sporne oznaczenie utworem nie jest, to naruszenie owych praw nie może być podstawą unieważnienia praw do znaku towarowego. Bezzasadne jest także powołanie się na umowę przenoszącą owe prawa na wnioskodawcę, która została zawarta przeszło 10 lat po rejestracji znaku — bo jest zatem oczywiste, że w chwili rejestracji znaku owe prawa wnioskodawcy nie przysługiwało. Oznacza to, że wnioskodawca nie wykazał istnienia interesu prawnego, a więc postępowanie zostało umorzone jako bezprzedmiotowe.
W skardze na tę decyzję mężczyzna zwrócił uwagę, że Urząd Patentowy RP nie jest związany prawomocnym wyrokiem oceniającym charakter prawny utworu, zatem twórca mógł na niego skutecznie zbyć autorskie prawa majątkowe, co jest podstawą unieważnienia praw.
WSA nie podzielił tych zarzutów: prawo ochronne na znak towarowy mogło być unieważnione na wniosek każdej osoby, która wykazała istnienie interesu prawnego, które to pojęcie należy oceniać na gruncie przepisów kpa (por. „Czy brak znaków diakrytycznych w zapisie nazwisk — ale nie mojego — narusza RODO?”). Taki interes prawny winien być realny, aktualny, indywidualny, własny, konkretny, bezpośredni, sprawdzalny obiektywnie i potwierdzony w okolicznościach faktycznych — zaś te okoliczności wnioskodawca powinien był wykazać w toku postępowania. Biorąc zatem pod uwagę prawomocny wyrok stwierdzający, iż zwrot będący „jedynie zbitką dwóch powszechnie znanych w języku włoskim słów” nie jest utworem, zaś umowa została podpisana wiele lat po zarejestrowaniu znaku, to powołanie się na nabycie praw do utworu było bezskuteczne — a więc stanowisko UPRP było prawidłowe (wyrok WSA w Warszawie z 12 października 2017 r., VI SA/Wa 335/17).
Nieco odmiennie rzecz widział Naczelny Sąd Administracyjny: zarówno UPRP jak i WSA stwierdziły, że w zaistniałym stanie faktycznym nie istnieją przesłanki do unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy — taka ocena jest podstawą do wydania decyzji merytorycznej (odmawiającej unieważnienia prawa), a nie umorzenia postępowania na podstawie art. 105 par. 1 kpa. W toku postępowania przeprowadzono pełne postępowanie dowodowe, ustalono stan faktyczny, odniesiono się do argumentów wnioskodawcy — rozstrzygnięcie oparto na merytorycznym stwierdzeniu, że skarżącemu nie przysługują prawa do oznaczenia „da Grasso”. Oznacza to, że skarżący wykazał interes prawny (i przysługiwał mu status strony) — natomiast nie wykazał, by zachodziły przesłanki to unieważnienia praw ochronnych ze względu na naruszenie praw autorskich.
Z tego względu NSA uchylił wyrok WSA i decyzję UPRP, nakazując ponowne rozpatrzenie sprawy…
…a więc — jak już będzie merytoryczne rozstrzygnięcie — to może będziemy mogli pospierać się co do postawionych na początku tekstu pytań ;-)