Zdaniem Sądu EU renoma znaku towarowego McDonalds’s nie pozwala na rejestrację znaków towarowych innych producentów żywności zawierających frazę „Mc” lub „Mac” (wyrok z 5 lipca 2016 r., T-518/13).
Spółka Future Enterprises Pte Ltd. wystąpiła o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego MACCOFFEE — w klasach obejmujących produkty żywnościowe i napoje. Ówczesny OHIM (dziś EUIPO) w 2010 r. uwzględnił wniosek, jednak z żądaniem unieważnienia znaku towarowego wystąpił McDonalds’ powołując się na naruszenie praw do szeregu znaków przysługujących amerykańskiemu fast-foodowi, tj.: McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC, PITAMAC — oraz samego powszechnie znanego znaku McDONALD’S.
Z racji dużego prawdopodobieństwa, że używanie znaku będzie powodowało „czerpanie nienależnej korzyści” z renomy znaku McDonald’s zakwestionowany znak towarowy MACCOFFEE został unieważniony w OHIM.
Sprawa trafiła do Sądu EU, który w dzisiejszym wyroku podzielił pogląd spółki McDonald’s: przywołane znaki towarowe są do siebie podobne fonetycznie i konceptualnie, zaś podobieństwo wynika z użycia — kojarzącego się z amerykańską siecią — przedrostka „Mac” i „Mc”. Szczególnie istotna jest okoliczność, że przedrostek „Mac” został połączony z określeniem nazwy napoju („coffee„), co może sugerować istnienie związku. Nie ma przy tym znaczenia, że McDonald’s rejestrował znaki towarowe w zakresie usług barów szybkiej obsługi — żywność oznaczona znakiem MACCOFFEE może pojawić się także w barach szybkiej obsługi, zatem konfuzja byłaby pełna.
Próba zafunkcjonowania znaku towarowego „w cieniu” renomowanego znaku towarowego (McDONALD’S) ma na celu korzystanie z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu — a także wykorzystanie, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy korporacji, przez co nastąpiłoby przeniesienie wizerunku znaku renomowanego.
Uprawnienia nie można wywodzić także z tego, że zakwestionowany znak towarowy funkcjonuje na kilku rynkach europejskich (por. zarejestrowane w UPRP znaki słowno-graficzne nr 181926 lub nr 152166).
Podsumowując: zdaniem Sądu EU renomowany znak towarowy McDonald’s uzyskał już renomę tego rodzaju, że nawet podobieństwo jednego z elementów innego znaku do istotnego elementu znaku renomowanego może wprowadzać w błąd klientów. Stąd decyzja unieważniająca znak MACCOFFEE została utrzymana w mocy.