Czy imię i nazwisko projektanta, które zostało zarejestrowane jako znak towarowy, może wprowadzać w błąd klientelę co do pochodzenia produktów? Jeśli twórca był związany z firmą, ale już nie jest, acz jego tożsamość nadal figuruje w marce? Jeśli mowa jest o odzieży, zaś dla klientów firm odzieżowych nazwisko autora projektów nierzadko jest ważniejsze od innych walorów wyrobów?
wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 18 grudnia 2025 r. w/s PMJC SAS vs. Créative SAS (C-168/24)
[Na gruncie prawa UE możliwe jest] stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego utworzonego z nazwiska projektanta mody na tej podstawie, że w świetle wszystkich istotnych okoliczności używanie tego znaku towarowego przez właściciela lub za jego zgodą może skutkować tym, że ten znak towarowy wywoła u właściwie poinformowanego oraz dostatecznie uważnego i rozsądnego przeciętnego konsumenta błędne przekonanie, iż ów projektant uczestniczył w projektowaniu towarów opatrzonych wspomnianym znakiem towarowym.
opis stanu faktycznego:
- sprawa zaczęła się od założenia firmy odzieżowej przez francuskiego projektanta (dla ułatwienia nazwijmy go Jean-Jacques Forgeron), po czym jego imię i nazwisko zostało zarejestrowane jako słowny znak towarowy (tj. „Jean-Jacques Forgeron”), którymi oznaczano produkty;
- po jakimś czasie doszło do upadłości spółki, zaś w toku postępowania jej aktywa materialne i niematerialne, w tym znak towarowy, zostały przejęte przez spółkę PMJC;
- projektant przez kolejne 4 lata współpracował z PMJC — dla jasności: firma nadal produkowała odzież opatrzoną imieniem i nazwiskiem projektanta — po czym założył kolejną własną firmę odzieżową…
art. 20 lit b dyrektywy 2015/2436 mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych
Znak towarowy podlega wygaśnięciu, jeżeli po dacie rejestracji:
b) w wyniku używania znaku towarowego przez właściciela lub za zgodą właściciela, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usług.
- …a ponieważ w jej ramach nadal korzystał z marki Jean-Jacques Forgeron, spółka, której wciąż przysługiwało prawo do identycznych oznaczeń, pozwała go o czyn nieuczciwej konkurencji (pasożytnictwo) oraz naruszenie praw do znaków towarowych…
- …zaś projektant odpowiedział powództwem wzajemnym, domagając się stwierdzenia wygaśnięcia przysługującego spółce prawa do znaku towarowego „Jean-Jacques Forgeron” ze względu na wprowadzanie klientów w błąd — bo przecież szycie i sprzedaż odzieży oznaczonych cudzym imieniem i nazwiskiem sugeruje, iż ów projektant dalej projektuje dla marki;
- sąd prawomocnie uwzględnił powództwo w części, natomiast sąd kasacyjny zwrócił uwagę, że znak został prawidłowo odkupiony i nic nie wskazuje, by firma celowo starała się wywierać u konsumentów przekonanie, że projektant wciąż dla niej pracuje — no ale jakby na to nie patrzeć część klientów może nadal wiązać markę z osobą założyciela i pierwszego projektanta, zatem sprawa trafiła w trybie prejudycjalnym do TSUE;
wyrok TSUE:
- zgodnie z dyrektywą w/s znaków towarowych prawa do znaku podlegają wygaśnięciu, jeśli jego używanie powoduje ryzyko wprowadzenia w błąd klienteli;
- (wcale nie na marginesie TSUE zwrócił uwagę na rozbieżności w tłumaczeniu na francuski praktycznie identycznego przepisu: wcześniejsza dyrektywa 2008/95 (obowiązująca w czasie rejestracji spornych oznaczeń) mogła być intepretowana jako konieczność celowego stwarzania ryzyka wprowadzania w błąd, natomiast analogiczne sformułowanie w dyrektywie 2015/2436 (obowiązującej w czasie zaistnienia sporu) przetłumaczono w sposób, który nie wymaga celowości zachowań przedsiębiorcy);
- ponieważ jednak prawo UE należy stosować i interpretować w sposób jednolity, niezależnie od wersji językowej, należy przyjąć, że zmiana w jednym z tłumaczeń nie zmienia znaczenia normy, zaś jej znaczenie należy odczytać z aktów opublikowanych w innych językach;
- ad rem: przesłanką wygaśnięcia praw do znaku towarowego jest ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd „w szczególności” co do „charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego” produktów lub usług;
- katalog tych okoliczności nie jest zamknięty, a przecież twórca stylistyki może być na tyle dla klientów istotny, że będzie decydował o zakupie produktu (dodać warto, że dotyczy to chyba przede wszystkim produktów, które niejednokrotnie kupuje się dla ich wyglądu, czyli np. odzieży);
- nie wystarczy jednak sama okoliczność, iż projektant, który dał nazwisko marce, nie jest już z producentem związany, bo przecież właściwie poinformowany konsument będzie świadomy, że twórca nie jest już związany ze swoją dawną firmą, a więc projekty niekoniecznie wyszły spod jego ręki;
- zamiast tego konieczne będzie ustalenie, iż uprawniony do znaku towarowego celowo używał go w sposób wprowadzający w błąd lub istniało wystarczająco poważne ryzyko celowego wprowadzenia w błąd odbiorców;
- tutaj TSUE podpowiedział, iż dowodem zamierzonego działania może być np. umieszczenie na towarach oznaczonych imieniem i nazwiskiem projektanta dodatkowych elementów ozdobnych charakterystycznych dla „specyficznego świata twórczego” projektanta i naruszające jego prawa autorskie.
Ustalenie, czy nazwisko projektanta było nadal wykorzystywane jako znak towarowy w celu mylnego wywarcia przekonania, iż twórca wciąż jest związany z marką, leży oczywiście w gestii sądu, przed którym zawisł spór.