A teraz coś z całkiem innej beczki: czy używanie oznaczenia podobnego do wspólnotowego znaku towarowego) może naruszać prawa uprawnionego — jeśli dotyczy towarów, których uprawniony w ogóle nie produkuje?
wyrok Sądu Najwyższego z 11 lutego 2015 r. (I CSK 50/14)
W świetle art. 9 ust. 1 b rozporządzenia nr 207/2009 wyłączność prawa właściciela do wspólnotowego znaku towarowego daje mu uprawnienie do zakazania używania bez jego zgody w obrocie handlowym oznaczenia, które z powodu identyczności lub podobieństwa do tego znaku oraz z powodu identyczności lub podobieństwa towarów i usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej, także przez skojarzenie oznaczenia ze znakiem towarowym.
Spór rozgorzał pomiędzy producentami środków higienicznych i produktów do prania dla dzieci: zdaniem powoda (producenta kosmetyków dla dzieci) stosowanie przez konkurenta (produkującego chemię gospodarczą przeznaczoną dla dzieci) nazwy podobnej do zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego naruszało jego prawa do znaku, zatem wystąpił z żądaniem zakazania stosowania oznaczenia na opakowaniach towarów, posługiwania się nim w reklamie i wycofania produktów ze sprzedaży.
(Sporne znaki towarowe są w uzasadnieniu zanonimizowane, jednak dość rzec, że „znaki powoda wykorzystują neologizm K., utworzony od słowa K. oznaczającego w języku […] dziecko, a w języku […] stanowiącym przymiotnik o znaczeniu miły, dobry, uprzejmy” — zapewne coś od „kinder”, zwłaszcza, że „sąd ocenił ten znak jako bardzo słaby, ponieważ powód nie może zakazać konkurentom używania elementu słownego K. (…) w innych językach w towarach przeznaczonych dla dzieci i niemowląt”. Natomiast strona pozwana używała wyrazu K. w zestawieniu z napisaną mniejszymi literami wyrazem L.)
art 9 ust. 1 lit b rozporządzenia nr 207/2009 z 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego
Wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: (…)
b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
Sąd prawomocnie oddalił powództwo: zarzut naruszenia praw do znaku towarowego jest bezzasadny, albowiem ich towary są niekomplementarne, przez co właściwie nie ma między nimi konkurencji — zatem nie istnieje ryzyko konfuzji konsumenckiej — bo sam fakt, że obaj producenci sprzedają towary dla dzieci to za mało. Stosowane znaki towarowe nie są do siebie podobne — nie występuje żadna zgodność wizualna, fonetyczna i koncepcyjna, zwłaszcza, że podobieństwo porównywanych towarów jest bardzo dalekie (choćby przez to, że są oferowane w innych działach). Znaki nie są identyczne, zaś powód musi tolerować występowanie w obrocie współistnienie znaków bliskich — ale nie identycznych. Nie można także żądać ochrony dla znaku, który został wprawdzie zarejestrowany, ale powód go nie używa dla oznaczania towarów w określonej kategorii.
Skuteczna okazała się skarga kasacyjna powoda: Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, iż rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego daje uprawnienie do zakazania używania oznaczenia, które z powodu identyczności lub podobieństwa do znaku oraz z powodu identyczności lub podobieństwa towarów i usług, może wprowadzać w błąd opinię publiczną, także przez samo skojarzenie podobieństwa. Nawet jeśli uprawniony do znaku nie używa zarejestrowanego znaku, może być to wyłącznie podstawą to jego wygaśnięcia (art. 51 rozporządzenia), ale nie do odmowy udzielenia mu ochrony.
Sąd rozpatrujący sprawę o naruszenie prawa do wspólnotowego znaku towarowego powinien zbadać przesłankę ryzyka wprowadzenia w błąd konsumentów także w odniesieniu do towarów i usług, co do których znak nie jest używany przez uprawnionego — nie można oddalić powództwa tylko przez to, że powód nie produkował dokładnie takich samych towarów, jak pozwany.
Skoro zatem spór dotyczy produktów higieniczno-czystościowych dla dzieci, a sporne oznaczenia różnią się literkami „ii” vs. „y” w wyrazie na K. oraz mało zauważalnym elementem na L. w oznaczeniu pozwanego — to sąd, badając znaki, nie powinien skupiać się na tym co je odróżnia, ale na tym, co jednak przemawia za ich podobieństwem. W obrocie handlowym może być bowiem zakazane używanie oznaczenia podobnego do znaku towarowego, jeśli to podobieństwo rzeczywiście może wprowadzić w błąd konsumenta — nawet jeśli uprawniony nie produkuje towarów objętych tym znakiem.
Stąd też zaskarżony wyrok został uchylony, a sprawa wraca do ponownego rozpoznania, a sąd II instancji będzie musiał jeszcze raz rozważyć owo ryzyko konfuzji.