Niedopuszczalne jest rejestrowanie znaku towarowego wyłącznie w celu uniemożliwienia korzystania innym podmiotom posługiwania się zastrzeżonym oznaczeniem. Oczywistą konsekwencją jest to, że wygaśnięcie prawa ochronnego do znaku towarowego może nastąpić ze względu na jego rzeczywiste nieużywanie przez określony czas. W przypadku sporu kluczowe jest wykazanie przez uprawnionego przedsiębiorcę, iż spornego znaku używał i używa, choćby w zbliżonej formie… i tu zaczynają się schody i pytania: czy używaniem znaku towarowego jest przygotowywanie projektów etykiet i planowanie lub nawet prowadzenie kampanii reklamowej? Na kim właściwie spoczywa ciężar udowodnienia, iż znak był (nie)używany? A na deser: czy korzystanie ze znaku słownego zawierającego wyraz podobny do pojawiającego się w znaku słowno-graficznym jest wystarczające do podważenia wniosku o jego wygaśnięcie?
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja 2021 r. (II GSK 894/18)
Nie każda ze zwykłych form używania znaku towarowego, określonych treścią i zakresem prawa ochronnego na ten znak, zasługuje na zaliczenie jej do czynności kwalifikowanych jako „rzeczywiste” używanie znaku. Kierując się główna funkcją znaku, ze zbioru wspomnianych czynności (form) należy wykluczyć działania, które świadczą dopiero o istnieniu samego zamiaru używania. Mogą mieć one jedynie charakter czynności przygotowawczych do używania znaku, jak np. opracowanie strategii marketingowej, utworzenie strony internetowej produktu lub usługi, emisja reklam w mediach, zamówienie etykiet lub opakowań, wyszukanie kooperantów, zawarcie umowy dystrybucyjnej lub importowej albo wykup lub dzierżawa gruntów pod budowę zakładu produkcyjnego lub usługowego czy najem lokalu na sklep. Za taka czynność będą uznane jednak tylko wtedy, gdy przekładają się czy choćby bezpośrednio przyczynią się do pojawienia się sygnowanych danym znakiem towarowym towarów lub usług w obrocie.
Sprawa zaczęła się złożonego w Urzędzie Patentowym RP wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia praw do znaku towarowego ze względu na nieużywanie oznaczenia przez określony czas. W ocenie wnioskodawcy (pozostawiona w uzasadnieniu pianka pozwala ustalić, że była to Kompania Piwowarska S.A., a poszło o znak słowno-graficzny „Książęce” (Z.116789), zarejestrowanego przez Browary Regionalne Jakubiak) uprawniony z oznaczenia nie korzystał, ale rejestracja „blokowała” możliwość skutecznego uzyskania ochrony dla pięciu zgłoszonych przez KP znaków słowno-graficznych zawierających wyraz „Książęce”.
Zdaniem BRJ żądanie było o tyle bezzasadne, że od 2010 r. produkuje piwo pod nazwą „Lwówek Książęcy” (Z.353669), a od 2015 r. używa znaku w formie identycznej z zarejestrowaną, piwo jest wpisane na listę produktów tradycyjnych — na poparcie swego stanowiska firma przedstawiła liczne wydruki korespondencji, posty na forach internetowych, artykuły prasowych, faktury, etykiety, etc.
art. 169 ust. 1 pkt 1 i ust. 6 ustawy prawo własności przemysłowej
Prawo ochronne na znak towarowy wygasa również na skutek:
1) nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania;
6. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego, obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego.
UPRP nie uznał tych argumentów i w wydanej decyzji stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy „Książęce”, zatem BRJ wniosło skargę do WSA.
Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał w sporze rację Urzędowi Patentowemu: celem uzyskania ochrony do znaku towarowego jest nabycie wyłącznego prawa do jego używania w celach zarobkowych lub zawodowych na całym obszarze Polski. Istotą znaku towarowego jest możliwość odróżniania towarów i usług różnych przedsiębiorców. Jednakże prawo używania znaku jest równocześnie obowiązkiem jego używania, a to dlatego, że nieużywanie znaku towarowego przez 5 lat otwiera drogę do wystąpienia przez inne podmioty o stwierdzenie jego wygaśnięcia. Skoro więc żaden z przedstawionych w postępowaniu dowodów nie potwierdza, iżby Browary Regionalne Jakubiak używały „w sposób rzeczywisty” znaku towarowego „Książęce” dla oznaczania produkowanego piwa, a znak „Lwówek Książęcy” jest znakiem innym, niż „Książęce” — prawidłowe było stwierdzenie, że BRJ nie wykazały używania znaku towarowego w zakresie wykluczającym stwierdzenie wygaśnięcia praw (wyrok WSA w Warszawie z 12 października 2017 r., VI SA/Wa 246/17).
We wniesionej skardze kasacyjnej Browary Regionalne Jakubiak powołały się na przepis, w myśl którego przez używanie znaku towarowego rozumie się także używanie oznaczenia nieco różniącego się od podlegającego ochronie („w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru”, art. 169 ust. 4 pkt 1 pwp) — zatem sprzedawanie piwa „Lwówek Książęcy” powinno być traktowane jako wznowienie używania znaku towarowego (art. 170 ust. 1 pwp). Natomiast pominięcie przedstawionych dowodów stanowić miało naruszenie art. 77 kpa.
Odnosząc się do tych argumentów Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał, iż to na korzystającym ze znaku towarowego spoczywa obowiązek wykazania, iż znak jest używany w sposób „rzeczywisty” — zapobiegający jego wygaśnięciu. Przepis ten tworzy domniemanie nieużywania znaku towarowego, które jest konsekwencją założenia, iż zainteresowany przedsiębiorca wie, że z zarejestrowanego oznaczenia korzystał i potrafi to udowodnić. Dowody używania znaku towarowego muszą być niewątpliwe, „wolne od domysłów”, jako dowodu nie można traktować domniemań faktycznych — a wszelkie wątpliwości są rozstrzygane na niekorzyść uprawnionego. Oznacza to, że nie należy do obowiązków UPRP należy poszukiwanie dowodów potwierdzających używanie znaku towarowego — organ powinien tylko prawidłowo ocenić przedstawione dowody.
Biorąc zatem pod uwagę, że rzeczywiste używanie znaku towarowego polega w szczególności na umieszczaniu znaku na towarach i opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu tych towarów, umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem do obrotu i posługiwaniu się w celach reklamowych (art. 154 pwp) — to przywołane przez Browary Regionalne Jakubiak dowody nie potwierdziły używania znaku „Książęce”: albo nie wskazywały żadnych dat, albo nie pozwalały stwierdzić, że odnosiły się do tego konkretnego znaku, a prowadzenie korespondencji o planach produkcyjnych i reklamowych oznacza zamiar używania, ale nie rzeczywiste używanie znaku towarowego.
Jako bezzasadne uznano także powołanie się na korzystanie przez Browary Regionalne Jakubiak z nieco różniącego się znaku słownego „Lwówek Książęcy”. Znak słowny jest całkowicie innym znakiem towarowym niż znak słowno-graficzny — nie można więc traktować znaku „Książęce” jako znaku „Lwówek Książęcy” w zmienionej postaci.
W konsekwencji skarga kasacyjna BRJ została oddalona, co oznacza, że ostateczna i prawomocna jest decyzja UPRP stwierdzająca wygaśnięcie znaku towarowego ze względu na jego nieużywanie (i tylko nie mam pojęcia dlaczego w wyszukiwarce stan ten nie jest odnotowany).