A skoro kilka dni temu było o tym jak łatwo samemu złożyć wniosek o rejestrację znaku towarowego, dziś czas na kilka zdań o tym, że uprawniony do znaku ma wyłączność na oferowanie towarów nim oznaczonych — aczkolwiek tylko do momentu, w którym zdecyduje się na wprowadzenie ich do obrotu. Od tego momentu następuje natomiast wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy, przez co taki podmiot nie może zakazywać ich dalszej odsprzedaży, nawet jeśli marzą mu się jakieś „regionalne podziały rynku”.
wyrok Sądu Najwyższego z 23 lutego 2022 r. (II CSKP 94/22)
Instytucja wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy ma na celu urzeczywistnienie zasady swobody przepływu towarów, z jednoczesnym uznaniem w odpowiednim zakresie zasady terytorialności ochrony własności przemysłowej.
Sprawa dotyczyła konfliktu dwóch podmiotów sprzedających produkty przeznaczone do pielęgnacji (konserwacji, nabłyszczania, etc.) pojazdów, przy czym powodowej spółce (hurtowni) przysługuje prawo do stosownych znaków towarowych (zarejestrowanych w UPRP), zaś strona pozwana prowadzi sklep internetowy, w którym produkty te sprzedaje. Wytwórcą produktów jest jakaś włoska spółka, która za zgodą spółki zarejestrowała kilka podobnych (nieco zmodyfikowanych) znaków towarowych w WIPO (protokół madrycki — muszę się dokształcić).
Włoska firma sprzedawała owe wyroby na rynku zachodnioeuropejskim, gdzie znów pozyskiwał je polski sklep internetowy i sprowadzał do Polski (czynił to tym chętniej, że były dwukrotnie tańsze, niż oferowane przez spółkę na rynku polskim).
Zdaniem hurtowni proceder sprzedaży „podrobionych towarów” stanowił używanie oznaczeń identycznych lub konfuzyjnie podobnych do znaków towarowych, zatem wystąpiła z żądaniem nakazania wycofania z rynku i zniszczenia spornych towarów i wszystkich materiałów reklamowo-informacyjnych oraz publikacji przeprosin.
art. 155 prawa własności przemysłowej
1. Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą.
2. Nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.
Sąd prawomocnie stwierdził, że sprzedaż towarów oznaczonych znakiem towarowym — wprowadzonych do obrotu na terytorium EOG za zgodą uprawnionego — nie jest traktowane jako naruszenie jego praw i oddalił powództwo.
Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który przypomniał, iż uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy skutkuje nabyciem wyłącznego prawa używania znaku na całym terytorium Polski (art. 153 pwp). Ochrona wynikająca z rejestracji znaku towarowego jest skuteczna erga omnes, zatem jej skutkiem może być skuteczne ograniczenie swobody obrotu towarami oznaczanymi w taki sposób. Prawa do znaku towarowego ie dotyczą jednak wszystkich działań związanych z oferowaniem towarów. Jedną z okoliczności wyłączającą bezprawność używania cudzego znaku towarowego jest instytucja wyczerpania prawa ochronnego — ustawowe zezwolenie na obrót wyrobami, które pojawiły się na rynku za zgodą uprawnionego, zarówno w odniesieniu do towarów wprowadzonych do obrotu w Polsce, jak i importowanych z innych państw EOG. Wyczerpanie prawa ochronnego — „zgaśnięcie” prawa w odniesieniu do konkretnego egzemplarza towaru — wyklucza możliwość jakiejkolwiek kontroli ze strony uprawnionego nad obrotem towarami oznaczonymi jego znakiem towarowym.
W sprawie ustalono, że sklep internetowy oferuje towary, które kupiła poza granicami Polski (acz na terytorium EOG), a których producentem jest włoski podmiot, któremu przysługują znaki towarowe analogiczne do znaków należących do hurtowni. Sporne produkty zostały wprowadzone do obrotu za wiedzą i zgodą spółki, w konsekwencji należy przyjąć, iż nastąpiło wyczerpanie prawa ochronnego (art. 155 ust. 2 pwp). Pozwany sklep mógł więc wyroby kupić i zacząć sprzedawać w Polsce — zaś uprawniony do znaku towarowego (niezależnie od interesów merkantylnych) nie ma prawa sprzeciwić się przywozowi do Polski i dalszej sprzedaży (por. wyrok TSUE z 17 listopada 2022 r., w/s Harman vs. AB S.A., C-175/21).
Do wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy na terytorium Polski dochodzi w sytuacji, gdy towar opatrzony odpowiednim (identycznym lub podobnym) znakiem towarowym zostanie wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem w Polsce, a także w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wyczerpanie prawa ochronnego dotyczy także sytuacji, w której produkty są oznaczone innym (podobnym) znakiem towarowym przez innego przedsiębiorcę, acz za zezwoleniem uprawnionego do znaku „pierwotnego”, który koordynuje tę działalność lub ma jakieś powiązania gospodarcze (wyrok TSUE z 20 grudnia 2017 r., w/s Schweppes vs. Red Paralela, C-291/16). Przyjęcie odmiennej koncepcji skutkowałoby ograniczeniem swobody handlu — zaś w przypadku różnic cenowych, zaburzałoby uczciwą konkurencję na rynku.
Stwierdzając, iż jeśli przedsiębiorca
nabył towar wprowadzony do obrotu przy powstaniu okoliczności (przesłanek) wyczerpania prawa do znaku towarowego, to jest on uprawniony do używania towaru polegającego na jego odsprzedaży
a więc podmiot, któremu prawa do spornego znaku towarowego przysługują nie może zakazywać dalszego obrotu produktami, także na gruncie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, SN oddalił skargę kasacyjną.
A morał z tego taki, że jeśli sprzedajesz piwo Żywiec, masz prawo zawiesić na sklepie napis „piwo Żywiec” — a jeśli sprzedajesz pivo Velkopopovický Kozel, masz prawo używać logo z kozłem — i żaden browar nie może tego zabronić.