Z czym kojarzy się, na pierwszy rzut oka, mała litera „m” w biznesie? W usługach finansowych? Jeśli myślimy jednakowo: czy z tym samym, z czym skojarzyć się może zbitka „EM”? I, wcale nie na marginesie: czy fonetyczne podobieństwo znaków słowno-graficznych może mieć znaczenie dla ustalenia ryzyka konfuzji? (wyrok Sądu UE z 12 lipca 2023 r., T‑261/22).
Sprawa zaczęła się od zarejestrowania przez EUIPO, na rzecz litewskiego banku European Merchant Bank UAB, unijnego znaku towarowego „EM BANK European Merchant Bank”. Zdaniem polskiego mBanku to zgłoszenie kolidowało z wcześniejszym graficznym znakiem towarowym oraz zarejestrowanym w polskim Urzędzie Patentowym znakiem słownym „mBank„, zatem wystąpiono o jego unieważnienie (ciekawostka: mBank S.A. zastrzegł też w UPRP znak słowny „embank„, na który się jednak w sprawie nie powołał).
Urząd początkowo uznał, iż znak towarowy „mBank” jest już na tyle rozpoznawalny, że niezwykle podobne oznaczenie „EM BANK” może wprowadzać w błąd klientów — i prawa do znaku przysługującego litewskiej instytucji unieważnił. Jednak izba odwoławcza EUIPO uwzględniła argumenty litewskiego banku i uchyliła decyzję — a sprawa trafiła do sądu.
W wydanym wyroku Sąd UE stwierdził, iż mBank nie wykazał w toku postępowania, by charakter odróżniający jego znaku towarowego uległ, wyłącznie wskutek jego używania, znaczącemu wzmocnieniu, ze skutkiem w postaci zwiększenia jego rozpoznawalności. W szczególności takim elementem wyróżniającym nie jest mała litera „m” stosowana przez bank w różnych konfiguracjach — zatem zarzut, iż znak towarowy zawierający litery „EM” jest na tyle łudząco podobny, że może wprowadzić w błąd klientów poszukujących usług bankowych, jest nietrafny.
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 w/s znaku towarowego Unii Europejskiej
W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:
b) z powodu identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego, identyczności z towarami lub usługami lub podobieństwa do nich istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.
Sęk bowiem w tym, że przeciętny, dobrze poinformowany, uważny i rozsądny konsument postrzega marki całościowo i nie analizuje jego poszczególnych składowych. Stąd też przywołany przez mBank argument, iż znak towarowy zawierający literkę „m” jest kojarzony z jego działalnością, nie jest wystarczający dla unieważnienia późniejszego oznaczenia bazującego na literach „EM”. (Wcale nie na marginesie sąd zwrócił uwagę, że graficzny sposób zapisu nazwy uwypukla właśnie te litery — „EM BANK”, zaś skrót ten jest rozwinięty poniżej („European Merchant Bank”) — przez co tym bardziej nie sposób go pomylić ze znakiem towarowym „mBank”.) Za irrelewantny uznano także argument odwołujący się do brzmienia obu określeń: fakt, że sformułowania „mBank” i „EM BANK” fonetycznie są identyczne (jest to istotne np. w kontakcie telefonicznym z klientem) jest o tyle bez znaczenia, że spór dotyczy znaków postrzeganych wizualnie, zaś ryzyko wprowadzenia w błąd wskutek fonetycznego podobieństwa znaków towarowych jest zawsze oceniane mniej surowo.
Sumarycznie oznacza to, że EUIPO prawidłowo oceniło argumenty stron — zatem wniesiona przez mBank skarga została oddalona.